Der Lizenzvertrag im Recht der USA:
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book |
| Language: | German |
| Published: |
Köln ; München [u.a.]
Heymanns
2005
|
| Series: | Schriftenreihe zum gewerblichen Rechtsschutz
141 |
| Subjects: | |
| Online Access: | Inhaltsverzeichnis |
| Item Description: | Zugl.: München, Univ., Diss., 2004 |
| Physical Description: | XXXI, 563 S. |
| ISBN: | 3452260348 |
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|---|---|
| adam_text | Inhaltsübersicht
Vorwort VII
Inhalt XI
Abkürzungen XXIX
Einführung 1
A. Typisierung und Abgrenzung 5
/. Begriffsbildung und Typisierung 5
//. Die Abgrenzung zur Übertragung (assignment) von Schutzrechten 21
///. Die unterstellte Lizenz (implied license) 27
B. Die Einbettung des Lizenzvertrages in ds amerikanische Recht 42
/. Der Lizenzvertrag als Schnittstelle von Immaterialgüterrecht,
Vertragsrecht und Wettbewerbsrecht 43
//. Grundlagen des lmmaterialgüterrechts 51
///. Grundlagen des amerikanischen Vertragsrechts 94
IV. Einwirkungsmöglichkeiten des lmmaterialgüterrechts
auf das Vertragsrecht 113
V. Grundlagen der Gerichtsorganisation und Zuständigkeit
der Gerichte in lizenzvertraglichen Streitigkeiten 124
C. Das Vertragsrecht der Lizenzverträge 133
/. Zustandekommen des Lizenzvertrages (formation) 133
//. Pflichten des Lizenzgebers 153
///. Pflichten des Lizenznehmers 172
IV. Rechtstellung des Lizenznehmers 179
V. Der Lizenzumfang 217
VI. Mängel im Bestand des Lizenzgegenstandes: Vertragsstörungen
wegen fehlender oder wegfallender Schutzvoraussetzungen 280
VII. Die Begünstigung des Angriffs auf den Lizenzgegenstand als Ziel
der patent policy 312
VIII. Weitere Leistungsstörungen und Rechtsfolgen 341
IX. Dauer und Beendigung 360
D. Das Lizenzkartellrecht 371
/. Grundzüge des allgemeinen Wettbewerbsrechts 373
//. Das Verhältnis von Wettbewerbsrecht und
Immaterialgüterschutz 398
///. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung einzelner Beschränkungen
in Lizenzverträgen 429
IX
Inhaltsübersicht
E. Der Missbrauch von Schutzrechten beim Lizenzvertrag 488
/. Allgemeines zum Institut des Missbrauchs 489
//. Missbrauchstatbestände bei Lizenzverträgen 509
Literatur 521
Entscheidungsregister 539
Sachregister 559
Inhalt
Vorwort VII
Inhaltsübersicht IX
Abkürzungen XXIX
Einführung 1
A. Typisierung und Abgrenzung 5
/. Begriffsbildung und Typisierung 5
1. Definition der Lizenz 5
a) Positive Merkmale der Lizenz 6
aa) Immaterialgut als Gegenstand der Lizenz 6
bb) Der Inhalt der Leistungspflicht 7
cc) Die beschränkt erlaubte Nutzung als konstitutives
Element der Lizenz 8
dd) Vertragliche Begründung 9
ee) Die Lizenz als Dauerschuldverhältnis 10
ff) Die Rechtsnatur der Rechtsstellung des Lizenznehmers .. 10
b) Die Abgrenzung zur Übertragung als negatives Merkmal
der Lizenz 11
c) Zusammenfassung 12
2. Erscheinungsformen von Lizenzverträgen 13
a) Rechtliche Differenzierungsmerkmale 13
aa) Auswirkungen der Art des Lizenzgegenstandes 13
bb) Auswirkungen der Gesetzgebungszuständigkeit 13
cc) Ausschließliche und einfache Lizenzen 14
b) Wirtschaftliche Differenzierungsmerkmale 14
aa) Die bloße Lizenz 14
bb) Pakethzenzen (packet licensing und block booking) 15
cc) Technologietransferverträge (hybrid licensing) 15
(1) Begriff 15
(2) Wirtschaftliche Zwecksetzung 16
dd) Weitere Mischformen 16
ee) Der produktbezogene Lizenzgegenstand 18
ff) Die Lizenz als Gestaltungsmittel im Vertrieb 19
3. Zusammenfassung und Folgerungen 20
//. Die Abgrenzung zur Übertragung (assignment) von Schutzrechten .. 21
1. Allgemeine Grundsätze zur Übertragung von Rechten 22
2. Abgrenzung beim Patent 23
3. Abgrenzung beim Copyright 25
XI
Inhalt
4. Abgrenzung bei der Marke 26
5. Abgrenzung bei unechten Lizenzverträgen 27
///. Die unterstellte Lizenz (implied license) 27
1. Begriff und Funktion 27
2. Begründung einer implied license 28
a) Implied license aufgrund konkludenten
Verhaltens (conduct) 28
b) Implied license aufgrund Hemmung (laches) 29
c) Implied license aufgrund Vervvirkung (estoppel) 29
aa) Exkurs: Die estoppel doctrine 29
bb) Estoppel als Basis einer implied license 30
3. Abgrenzungsfragen 31
a) Abgrenzung zwischen conduct und estoppel 31
b) Abgrenzung zur Erschöpfung 34
c) Beispielsfall: Die Entscheidung Wang Labs. v. Mitsubishi 35
4. Anwendungsfälle und I allgruppen 36
a) Kategorisierung nach Funktion 36
b) Implied license an Patenten bei Veräußerungsgeschäften 36
aa) Reparaturmaßnahmen 36
bb) Veräußerung eines nichtpatentierten Gegenstandes
zur Verwendung in Verfahren oder als Teil
einer Kombination 37
c) Implied license als Ergänzung eines bestehenden Vertrages .... 38
aa) Implied license an Copyright bei Erstellung
und Überlassung eines geschützten Werks 38
bb) Shop Right: Implied license des Arbeitgebers an
Arbeitsergebnissen des Arbeitnehmers 40
B. Die Einbettung des Lizenzvertrages in das amerikanische Recht 42
/. Der Lizenzvertrag als Schnittstelle von Immaterialgüterrecht,
Vertragsrecht und Wettbewerbsrecht 43
1. Die isolierte Betrachtung der Rechtsgebiete 43
2. Das Verhältnis von bundesrechtlichem Immaterialgüterrecht
und einzelstaatlichem Vertragsrecht 44
a) Vorrang des Bundesrechts (supremacy) und Verdrängung
(preemption) 45
b) Keine Lückenfüllung durch federal common law
(£r«? Doktrin) 46
c) Der Ausgleich zwischen federal policy und einzelstaatlichem
Vertragsrecht im Lizenzvertragsrecht 46
aa) Problemstellung 46
bb) Die Unarco Entscheidung des 7th Circuit 48
cc) Die Rechtsprechung des CAFC 49
dd) Stellungnahme 50
//. Grundlagen des lmmaterialgiiterrecbts 51
1. Verfassungsrechtliche Zuständigkeitszuweisung an den
Bundesgesetzgeber 51
2. Das Patent 53
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 53
XII
Inhalt
b) Rechtsnatur und Schutzumfang 54
c) Das Patent und seine Vorstufen als Lizenzgegenstand 55
aa) Lizenz an Patenten 55
bb) Lizenz an Patentanmeldungen 56
cc) Lizenz an noch nicht angemeldeten Erfindungen 57
d) Exkurs: Grundlagen der federalpatent policy 57
aa) Grundlagenentscheidungen des Supreme Court 57
(1) Sears und Compco 57
(2) Lear v. Adkins 58
(3) Kewanee v. Bicron 59
bb) Zusammenfassung 60
3. Betriebsgeheimnisse (trade secrets) und Know how 61
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 61
aa) Begriffsbildung 61
bb) Einzelstaatlicher Schutz von Betriebsgeheimnissen 64
b) Rechtsnatur und Schutzumfang 65
aa) Ansprüche und Verletzungstatbestände
nach dem UTSA 65
(1) Widerrechtliche Aneignung (misappropriation) 65
(2) Widerrechtliche Aneignung bei Bestehen
eines Lizenzvertrages 66
bb) Rechtsnatur 67
c) Betriebsgeheimnis und Know how als Lizenzgegenstand 68
aa) Rechtliche Konstruktion 68
(1) Vertraglich begründete Nutzungsbeschränkungen
als Kennzeichen der Lizenz 68
(2) Übermittlung und Übertragung der Information 69
(3) Zusammenfassung 70
bb) Betriebsgeheimnis 71
cc) Know how 72
dd) Separate Behandlung von Betriebsgeheimnis
und Know how in Lizenzverträgen 75
4. Das Urheberrecht (Copyright) 76
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 76
aa) Rechtsgrundlagen, Werkbegriff und Werkarten 76
bb) Die urheberrechtliche Verdrängung (preemption) 77
cc) Registrierung und Urheberrechtsvermerk 78
b) Schutzumfang 79
aa) Verwertungsrechte und »funktionaler«
Copyrightschutz 79
bb) Schranken 80
c) Das Copyright als Lizenzgegenstand 81
aa) Teilbarkeit und Übertragbarkeit 81
bb) Die Copyrightlizenz 82
5. Die Marke (trademark) 82
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 82
b) Der Schutzumfang 84
c) Die Marke als Lizenzgegenstand 85
XIII
Inhalt
aa) Lizenz und Qualitätskontrolle 85
bb) Gegenstand der Lizenz 86
cc) Inhalt und Umfang der Qualitätskontrolle 86
dd) Kritik an der Erforderlichkeit der Qualitätskontrolle 87
ee) Rechtsfolgen fehlender oder unzureichender
Qualitätskontrolle 89
6. Weitere Rechte und Verwertungsformen 89
a) Übermittlung von Ideen (Submission ofideas) 89
aa) Begriff 89
bb) Problemstellung 90
cc) Kompensation für Nutzung 91
dd) Gegenleistung bei vertraglichem Schutz 92
ee) Verdrängung (preemption) 93
b) Persönlichkeitsrecht (right of Publicity) 93
c) Computer information 94
///. Grundlagen des amerikanischen Vertragsrechts 94
1. Das Vertragsrecht nach Bundesrecht (federal law) 94
2. Das Vertragsrecht im Recht der Einzelstaaten
(state common law und Statutes) 95
3. Einordnung des Lizenzvertragsrechts 96
a) Der Lizenzvertrag als Gegenstand des nichtkodifizierten
einzelstaatlichen Rechts (state common law ofcontracts) 96
b) Rechtszersplitterung und Spuren von federal common law .... 96
c) Zusammenfassung 97
4. Rechtsquellen ohne Gesetzeskraft 99
a) Restatements ofthe Law 99
b) Der Uniform Commercial Code als Modellgesetz 99
c) Der Uniform Computer Information Transaction Act
(UCITA) 100
aa) Regelungsbedürfnis 101
bb) Anwendungsbereich und Gegenstand 102
cc) Kritik der beteiligten Kreise 104
dd) Bedeutung des UCITA für das allgemeine
Lizenzvertragsrecht 105
(1) Hinweise zu Einzelfragen 105
(2) Verhältnis zum Immaterialgüterrecht 105
(3) Besonderheiten des UCITA 109
(4) Zusammenfassung 112
IV. Einwirkungsmöglichkeiten des Immaterialgüterrechts
auf das Vertragsrecht 113
1. Immaterialgüterrechtliche Regeln als dispositives
Lizenzvertragsrecht (default rules) 1 3
2. Mechanismen zur Durchsetzung zwingender Prinzipien
des Immaterialgüterrechts 14
a) Anwendung der Verdrängung (preemption) auf Verträge 114
aa) Urheberrechtliche Verdrängung nach 17 U.S.C. § 301 H4
bb) Eignung der Verdrängung zur Inhaltskontrolle H^
b) Die unmittelbare Anwendung der federal policy 118
c) Schutzrechtsschranken als Schranken des Vertragsrechts 119
XIV
Inhalt
d) Die mittelbare Wirkung der Missbrauchslehre 122
3. Zusammenfassung 122
V. Grundlagen der Gericktsorgamsaüon und Zuständigkeit
der Gerichte in lizenzvertraglichen Streitigkeiten 124
1. Bundesgerichte und Gerichte der Einzelstaaten 124
2. Sachliche Zuständigkeit 125
3. Zuständigkeit der Bundesgerichte in hzenzvertraglichen
Streitigkeiten 127
a) Bedeutung des Klagebegehrens 127
b) Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung 128
c) Vertragliche Ansprüche 129
4. Der Court of Appeals for the Federal Circuit 130
C. Das Vertragsrecht der Lizenzverträge 133
/. Zustandekommen des Lizenzvertrages (formation) 133
1. Allgemeine Voraussetzungen und relevante Fragenstellungen
beim Lizenzvertrag 133
2. Rechtsbindungswille bei mündlichem oder konkludentem
Vertragsschluss 134
a) Problemstellung 134
b) Rechtsbindungswille bei beabsichtigter, aber nicht
vollzogener Schriftform 135
3. Kein wirksamer Vertragsschluss bei agreement to agree 136
4. Form 137
a) Schriftform nach den Statutes ofFrauds 137
b) Schriftform bei Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr 137
c) Anforderungen an die Schriftform 138
d) Rechtsfolgen fehlender Schriftform 139
e) Heilungsmöglichkeiten 140
f) Bereicherungsrechthcher Ausgleich (restitution) 141
g) Spezialgesetzliche Schriftform 142
aa) Ausschließliche Lizenzen 142
bb) Schriftform des Warenkaufrechts, Art. 2 201 UCC 143
cc) Schriftform bei der Lizenz an Computer Information
gem. § 201 UC1TA 143
h) Mündliche Änderung schriftlicher Lizenzverträge 144
5. Die Wirksamkeit und die Einbeziehung von Standard¬
bedingungen bei der Softwareüberlassung 145
a) Terminologie 145
b) Inhaltskontrollc von Standardbedingungen im allgemeinen
Vertragsrecht 146
c) Einbeziehung von Lizenzbedingungen nach bzw. bei Erwerb
einer Programmkopie bei der Softwareüberlassung 147
aa) Die Auffassung des 3rd Circuit: Die Entscheidung
Step Saver v. Wyse 147
bb) Die Auffassung des 7th Circuit: Die Entscheidung
ProCD v. Zeidenberg 148
d) Stellungnahme 149
e) Einbeziehung von Standardbedingungen nach dem UCITA ... 151
XV
Inhalt
II. Pflichten des Lizenzgebers 153
1. Der schuldrechtlichc Inhalt der Lizenz 153
a) Echte Lizenzverträge 153
b) Unechte Lizenzverträge 156
c) Verpflichtung zur Qualitätskontrolle bei der Markenlizenz? .. 157
d) Der Verzicht als dauerhafte Verpflichtung 158
e) Schlussfolgerungen 159
2. Die ausschließliche Lizenz 159
a) Der schuldrechtliche Inhalt 159
b) Unterschiede zwischen Patentlizenz und Copyrightlizenz 161
3. Weitere Pflichten und Haftungszusagen (warranties)
des Lizenzgebers 161
a) Vorbemerkung: Leistungspflichten und Haftung
im amerikanischen Vertragsrecht 161
b) Die Verpflichtung den Vertragszweck nicht zu stören 163
c) Die Pflicht zur Leistungserbringung nach Treu und Glauben
(implied covenant ofgood faith and fair dealing) 164
d) Stillschweigende Haftungszusagen (implied warranties)
des Lizenzgebers 165
aa) Haftung für den Bestand des Lizenzgegenstandes 165
(1) Patentlizenz 165
(2) Weitere Lizenzgegenstände 166
bb) Haftung für die Verfügungsbefugnis 167
(1) Abgrenzung zur Haftung für Bestand
und für Verletzung von Schutzrechten Dritter 168
(2) Beschränkung auf den Bestand der Lizenz
interpartes 169
cc) Haftung für die NichtVerletzung von Schutzrechten
Dritter 170
dd) Haftung für die wirtschaftliche Verwertbarkeit
oder technische Ausführbarkeit 171
ee) Schutz vor Drittverletzern 172
e) Haftung bei der Softwarelizenz nach UCC und UCITA 172
///. Pflichten des Lizenznehmers 172
1. Gegenleistung 172
2. Vergütungspflicht 173
a) Pflicht zur angemessenen Vergütung 173
b) Befreiung von der Leistungspflicht bei der Patentlizenz 175
3. Ausübungsverpflichtung 175
a) Ausschließliche Lizenz 176
b) Einfache Lizenz 177
c) Der Inhalt von »best effort« Verpflichtungen 178
IV. Rechtstellung des Lizenznehmers 179
1. Die Klagebefugnis (standing) und die notwendige Streit¬
genossenschaft (indispensible party) im Verletzungsprozess 179
a) Die Klagebefugnis bei der Patentlizenz 179
aa) Die Klagebefugnis bei Übertragungen und der allein
territorial beschränkten ausschließlichen Lizenz 180
XVI
Inhalt
bb) Die Klagebefugnis bei der ausschließlichen Patentlizenz .. 181
cc) Der Patentinhaber als notwendiger Streitgenosse
(indispensable party) 182
dd) Exkurs: Die ausschließliche Lizenz als teilrechts
übertragende oder rechtsbegründende Vereinbarung 184
(1) Vergleich mit der einfachen Lizenz und mit
der Übertragung 184
(2) Die Begründung der absoluten Rechtsstellung
des Lizenznehmers 186
(3) Stellungnahme 188
b) Die Klagebefugnis bei der ausschließlichen Copyrightlizenz .. 190
c) Die Klagebefugnis bei der Markenlizenz 190
2. Die Übertragbarkeit der Lizenz 191
a) Begriff der Übertragung 191
b) Der Grundsatz der Nichtübertragbarkeit der Lizenz 192
c) Das auf die Frage der Übertragbarkeit anwendbare Recht 193
aa) Die Übertragbarkeit nach den Prinzipien des
Vertragsrechts 194
(1) Die Lizenz als persönliches obligatorisches Recht .... 195
(2) Die Lizenz als obligatorisches Recht 196
(3) Der Grundsatz der Übertragbarkeit obligatorischer
Rechte 197
(4) Stellungnahme 199
bb) Die Nichtübertragbarkeit aufgrund immatenalgüter
rechtlicher Grundsätze des Bundesrechts (federalpolicy) . . 200
cc) Stellungnahme 201
d) Die Übertragbarkeit nach dem UCITA 202
e) Die Übertragbarkeit ausschließlicher Lizenzen 203
aa) Die ausschließliche Patentlizenz 203
bb) Die ausschließliche Copyrightlizenz 204
(1) Die Übertragbarkeit aufgrund der Teilbarkeit
des Copyrights 204
(2) Zweifel an der Übertragbarkeit: Die Entscheidung
Gardner v. Nike 204
(3) Kritik und Stellungnahme 206
f) Sonderfälle 208
aa) Die Übertragbarkeit in der Insolvenz 208
bb) Die Übertragbarkeit im Rahmen von Unternehmens¬
verkäufen und zusammenschlüssen 211
3. Die Vergabe von Unterlizenzen 213
a) Begriff 213
b) Unzulässigkeit der Unterlizenzvergabe 213
c) Die Abgrenzung einer Unterlizenz zur Auftragsfertigung 214
aa) Die Zulässigkeit der Auftragsfertigung
(have made rights) 214
bb) Die Auftragsfertigung unter Patentlizenzaustausch¬
vertrag als verbotene Unterlizenz? 215
(1) Problemstellung 215
XVII
Inhalt
(2) Die Entscheidung Intel v. ULSI 215
(3) Maßgeblichkeit der Vertragsgestaltung 216
(4) Stellungnahme 217
V. Der Lizenzumfang 218
1. Übersicht 218
a) Das Zusammenspiel vertraglicher Beschränkungen
und immaterialgüterrechtlicher Befugnisse 218
b) Abgeleitete Rechtsprobleme 219
2. Rechtliche Struktur der Beschränkung des Lizenzumfangs 220
a) Der Ansatz Powells 220
b) Mögliche Gestaltungen 223
aa) Die Beschränkung als begrenzter Verzicht
auf die Schutzrechtsausübung 223
bb) Die Beschränkung als obligatorische Unterlassungs¬
pflicht 224
cc) Die Einhaltung der Beschränkung als Bedingung
der Lizenz 224
(1) Konstruktion 224
(2) Exkurs: Zur Bedeutung einer condition
im Vertragsrecht 225
c) Auswertung 226
aa) Die Nutzbarkeit der drei Modelle 226
bb) Die Anwendung auf die abgeleiteten Rechtsfragen 228
3. Die Auslegung des Lizenzumfangs 231
a) Die Auslegung des sachlichen Schutzbereichs 232
b) Die Auslegung der Verwertungsbefugnisse 233
aa) Auslegung nach einzelstaatlichem Recht
und Auswirkung der federalpolicy 233
bb) Auslegung zugunsten des Lizenznehmers? 234
c) Die unterstellte Lizenz (implied license) als Ergänzung
des Lizenzumfangs 235
aa) Entstehungsgründe 236
bb) Erstreckung der Lizenz an einer Erfindung
auf ein später darauf erteiltes Patent 236
cc) Erstreckung der Lizenz auf weitere Patente 237
dd) Erweiterung ausdrücklich gewährter Verwertungs¬
befugnisse 239
d) Die Erstreckung der Lizenz auf neue Verwertungsmethoden
bei der Copyrightlizenz (new use) 240
aa) Problembeschreibung und Bedeutung für Informations¬
technologie 240
bb) Die angebliche Irrelevanz des Parteiwillens 243
(1) Die Schwierigkeit der Bestimmung des Parteiwillens .. 243
(2) Systematische Folgen der Nichtbeachtung
des Parteiwillens 244
(3) Kritik der Literatur 245
cc) Die Praxis der Rechtsprechung 247
(1) Ablehnung fester Auslegungsregeln 247
XVIII
Inhalt
(2) Relevante Umstände im Einzelfall 250
dd) Stellungnahme 252
(1) Die Beachtlichkeit des Parteiwillens 252
(2) Berücksichtigung der Copyright policy 253
(3) Wirtschaftliche Betrachtung und Rechtssicherheit .... 255
e) Die Auslegung des Lizenzumfangs nach dem UCITA 257
4. Beschränkungen des (Weiter) Verkaufs geschützter Erzeugnisse
und Werke (post sale restrictions) 258
a) Begriff und Fallgestaltungen 258
b) Bedeutung 259
c) Patentlizenz 260
aa) Rechtsentwicklung 260
bb) Die Auffassung des CAFC: Mallinckrodt v. Medipart .... 261
cc) Auswirkungen der M allinckrodt Entscheidung
auf den Erschöpfungsgrundsatz 262
(1) Grundsätze der patentrechtlichen Erschöpfung 262
(2) Die Vereinbarkeit von Beschränkungen des Anwen¬
dungsbereichs mit dem Erschöpfungsgrundsatz 263
(3) Die Zulässigkeit von Veräußerungsbeschränkungen .. 265
dd) Weitere Voraussetzungen der Zulässigkeit 266
(1) Wirksame Einbeziehung nach einzelstaatlichem
Recht 266
(2) Kein Patentmissbrauch und kein Wettbewerbsverstoß 267
(3) Bedeutung des Schutzumfangs 268
(4) Kenntnis des Erwerbers oder Zulieferers 268
ee) Zusammenfassung 271
d) Wiederverkaufsbeschränkungen bei der Copyrightlizenz 272
aa) Beschränkungen des Erschöpfungsprinzips 272
bb) Abgrenzung zwischen Veräußerung und Lizenz
bei Softwareüberlassung auf Datenträgern 274
cc) Zusammenfassung 277
dd) Stellungnahme 278
Vf. Mängel im Bestand des Lizenzgegenstandes: Vertragsstörungen
•wegen fehlender oder wegfallender Schutzvoraussetzungen 280
1. Problembeschreibung 280
2. Fehler im Bestand des Lizenzgegenstandes als Fehlen
der Gegenleistung (consideration) 281
a) Consideration im allgemeinen Vertragsrecht 281
b) Allgemeine Erwägungen für alle Lizenzgegenstände 282
c) Patent 282
aa) Nachträglich festgestellte Ungültigkeit 282
bb) Ablehnung der Patentanmeldung nach Vertragsschluss .. 282
d) Betriebsgeheimnis 284
aa) Bekanntheit bei Vertragsschluss 284
bb) Nachträgliches Offenbarwerden 284
e) Copyright und nicht schutzfähige Idee 285
aa) Überlassung einer nicht schutzfähigen Idee 286
bb) Werk ist in public domain 286
XIX
Inhalt
f) Marken 288
g) Zusammenfassung 288
3. Anfänglich fehlende Schutzvoraussetzungen als Täuschung
(misrepresentaüon) oder Irrtum (mistake) 288
a) Täuschung (misrepresentaüon) 289
aa) Tatbestandsvoraussetzungen im allgemeinen Vertragsrecht 289
bb) Täuschung beim Lizenzvertrag 290
(1) Täuschung bezüglich Leistungsmerkmalen 290
(2) Verschweigen schädlicher Vorbenutzung
und Täuschung hinsichtlich Stand der Technik 290
(3) Ungültigkeit des Patents wegen Täuschung des PTO 291
b) Irrtum (mistake) 292
aa) Tatbestandsvoraussetzung im allgemeinen Vertragsrecht . 292
bb) Irrtum beim Lizenzvertrag 293
c) Rechtsfolgen: Bereicherungsausgleich nach richterlichem
Ermessen 293
aa) Grundsätze des allgemeinen Vertragsrechts 293
bb) Besonderheiten des Lizenzvertrages 294
(1) Beweisschwierigkeiten 294
(2) Unangemessenheit des Bereicherungsausgletchs 295
(3) Stellungnahme 296
4. Auswirkungen des öffentlichen Interesses bei fehlenden
Schutzvoraussetzungen 297
a) Begriff und Inhalt der patent policy 297
b) Spiegelung der Fallgruppen An patent policy 298
aa) Nachträglich festgestellte Ungültigkeit 298
(1) Durchsetzbarkeit des Vergütungsanspruchs 298
(2) Keine Rückzahlung von bereits geleisteten
Lizenzgebühren (pre challenge royalties) 300
(3) Ausnahmen 302
(4) Wirkung der Einrede ab dem Angriff 303
bb) Ablehnung der Patentanmeldung nach Vertragsschluss .... 305
(1) Mit vertraglicher Regelung für den Fall
der Nichterteilung 306
(2) Ohne vertragliche Regelung für den Fall
der Nichterteilung 307
cc) Betriebsgeheimnis 308
(1) Bekanntheit bei Vertragsschluss 308
(2) Nachträgliches Üffenbarwerden 309
dd) Ungültigkeit eines Patents bei gemischten
Lizenzverträgen (hybrid licensing) 310
VII. Die Begünstigung des Angriffs auf den Lizenzgegenstand als Ziel
der patent policy 312
1. Problembeschreibung und Einführung 312
2. Die licensee estoppel doctrine 314
a) Wirkung und Bedeutung 314
b) Nichtanwendung bei der Patentlizenz: Die Entscheidung
Lear v. Adkins 314
XX
Inhalt
aa) Rechtszustand vor 1969: Licensee estoppel und
Ausnahmen 314
bb) Der Widerspruch des Angriffsverbots 7.ur patent policy ... 317
c) Copyrightlizenz 318
d) Markenlizenz 319
3. Auswirkungen der Lear Entsche dung 320
a) Die Wirksamkeit von Nichtangriffsklauseln (no contest clause) 320
aa) Patentlizenz 320
bb) Copyrightlizenz 322
b) Der Bestand von Urteilen, Vergleichsvereinbarungen
und Einverständnisurteilen 324
aa) Problemstellung 324
bb) Urteile (judgments) 325
cc) Vergleichsvereinbarungen (settlement agreements) 325
dd) Einverständnisurteile (consent decrees) 327
c) Kündigungsrecht des Lizenzgebers im Fall des Angriffs 329
aa) Problemstellung 329
bb) Die Auffassung des CAFC: Die Entscheidung Cordis
Corp. v. Medtronic 333
4. Zusammenfassung und Ausblick 335
a) Zusammenfassung 335
b) Vergleich mit der früheren Rechtslage 335
c) Neubewertung und Korrektur 336
aa) Der Bezug des Angriffsverbots zum Wettbewerbsrecht ... 336
bb) Neubewertung der patent policy nach wettbewerbs¬
rechtlichen Aspekten 337
cc) Neubewertung der patent policy nach vertrags¬
rechtlichen Aspekten 339
VIII. Weitere Leistungsstörungen und Rechtsfolgen 341
1. Mögliche Vertragsverletzungen beim Lizenzvertrag 341
2. Die Vertragsverletzung als Schutzrechtsverletzung
(infringement) 343
a) Möglichkeiten der Schutzrechtsverletzung 343
aa) Lizenzüberschreitung 344
bb) Der Wegfall der Lizenz aufgrund Nichteintritt einer
Bedingung 346
cc) Der Wegfall der Lizenz aufgrund Vertragsbeendigung .... 349
(1) Exkurs: Rescission und termination im allgemeinen
Vertragsrecht 349
(2) Vertragsbeendigung durch Lizenzgeber aufgrund
schwerwiegender Vertragsverletzung des Lizenz¬
nehmers (material breach) 352
dd) Die Abgrenzung zwischen condilion und wesentlicher
Vertragsverletzung 354
b) Das Verhältnis zu Ansprüchen nach dem UCC 354
c) Vertragsverletzungen nach dem UCITA 356
3. Lizenzüberschreitungen als Vertragsverletzung
{breach ofcovenant) 357
XXI
Inhalt
a) Die unterstellte Unterlassungsverpflichtung
als Hilfskonstruktion (implied negative covenant) 357
b) Auswirkungen einer Integration dause 358
c) Die unterstellte Unterlassungsverpfhchtung
nach § 307 (b) UCITA 358
d) Stellungnahme 359
IX. Dauer und Beendigung 360
1. Vertragsdauer (term) 360
2. Vertragsbeendigung (termination) 361
a) Beendigungsmöglichkeiten 361
b) Das Recht zur jederzeitigen Kündigung bei Lizenzverträgen
mit unbestimmter Dauer (termination at will) 363
aa) Patentlizenzverträge 363
bb) Andere Lizenzverträge 364
(1) Das Tatbestandsmerkmal der unbestimmten Dauer ... 364
(2) Bedeutung des zwingenden Kündigungsrechts
bei der Copyrightlizenz 366
(3) Einzelfälle 368
cc) Zusammenfassung 369
D. Das Lizenzkartellrecht 371
/. Grundzüge des allgemeinen Wettbewerbsrechts 373
1. Übersicht und Rechtsgrundlagen des Wettbewerbsrechts 373
a) Bundesgesetze 373
b) Beurteilungsmaßstäbe 374
aa) Rule ofreason und per sc Verbot 374
bb) Konvergenz der Beurteilungsstandards 376
(1) Quick look analysis und truncated rule of reason 376
(2) Graduelle Abstufung nach der Prüfungsintensität 377
(3) Stellungnahme 378
2. Durchsetzung (enforcement) der Wettbewerbsgesetze 379
a) Privatpersonen und Unternehmen 379
b) Wettbewerbsbehörden 379
c) Richtlinien (guidelines) der Wettbewerbsbehörden 380
3. Moderne Kartellrechtsschulen und ihre Auswirkungen 381
a) Chicago School und Post Chicago Economics 381
b) Auswirkungen 383
4. Horizontale Beschränkungen undper se Verbote 386
a) Lallgruppen 386
b) Rechtfertigung der per se Yerhote 387
5. Vertikale Beschränkungen 388
a) Kategorisierung 388
b) Preisbeschränkungen 389
aa) Begriff 389
bb) Per se Verstoß 389
cc) Einschränkungen 390
c) Nichtpreisbezogene Beschränkungen (nonprice restraints) 391
6. Foreclosure Restraints, insbesondere Koppelungsvereinbarungen .. 391
a) Begriff 391
XXII
Inhalt
b) Besonderheiten der foreclosure restraints 391
c) Koppelungsvereinbarungen (tying) 393
aa) Beurteilungsstandard: Unzulässigkeitsvermutung
bei Marktmacht 393
bb) Definition von Marktmacht 394
cc) Weitere Tatbestandsvoraussetzungen 395
dd) Wirtschaftliche Zusammenhänge 395
d) Ausschließlichkeitsbindungen (exclusive dealing) 397
//. Das Verhältnis von Wettbewerbsrecht und Immaterialgüterschutz .. . 398
1. »Patentmonopol« und Marktmacht 399
a) Begriff und Verständnis des Patentmonopols 399
b) Die neuere Rechtsprechung und die Wettbewerbsbehörden .. . 400
c) Auswirkungen 401
d) Die Inkongruenz von technischer Lehre und geschütztem
Erzeugnis 402
2. Der Gegensatz von Wettbewerbs und Patentrecht
in der Rechtsentwicklung 404
a) Die Immunitätsphase: Der Vorrang des Patentschutzes
vor dem Wettbewerbsrecht 404
b) Die Konfliktphase: Der Patentschutz als Ausnahme
vom Wettbewerbsrecht 405
3. Abgrenzungskriterien zur Zulässigkeit von Wettbewerbs¬
beschränkungen in Lizenzverträgen in der Konfliktphase 407
a) Die Lehre vom reasonable reward (General Electric Rule) .... 407
b) Der Schutzumfang (scope of thepatent) 409
c) Stellungnahme 410
4. Exkurs: Die Bestimmung »schutzrechtsimmanenter
Beschränkungen« durch den infringement Jest 412
a) Der infringement Test in der deutschen Literatur 412
b) Kritik 413
aa) Besondere Bedeutung bei Fällen mit Erschöpfungs¬
problematik 413
bb) Die Bedeutung der »Teilbarkeit« des Patents
für das Lizenzkartellrecht 414
cc) Untauglichkeit des infringement Tests 416
dd) Ausnahmen vom infringement Test 417
c) Zusammenfassung 418
5. Das moderne Verständnis zum Verhältnis von Wettbewerbs¬
recht und Immaterialgüterrccht 419
a) Das komplementäre Verhältnis von Immaterialgüterschutz
und Wettbewerbsrecht 419
b) Theoretische Grundannahmen 421
c) Auswirkungen der Zielkompatibilität
auf das Lizenzkartellrecht 422
d) Tauglichkeit zur Entwicklung von Abgrenzungskriterien 423
aa) Der Ansatz von Kaplow 424
bb) IP Licensing Guidelines 425
cc) Stellungnahme 426
XXIII
Inhalt
6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 428
///. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung einzelner Beschränkungen
in Lizenzverträgen 429
1. Horizontale und vertikale Beschränkungen
nach den IP Licensing Guidelines 429
a) Definition 429
b) Die betroffenen Märkte 430
c) Der prokompetitive Effekt der Lizenzvergabe 431
2. Preisbeschränkungen 434
a) Entwicklung bei der Patentlizenz 435
aa) Die General £/ertnc Entscheidung 435
bb) Einschränkungen der General £/ecm c Entscheidung 435
b) Die Lizenz an Betriebsgeheimnissen und Know how 436
c) Copyrightlizenz 437
d) Markenlizenz 438
aa) Keine Rechtfertigungsmöglichkeiten 438
bb) Problemfall Franchisemodelle 439
e) Position der Antitrustbehörden 440
f) Zusammenfassung 441
3. Foreclosure Restraints 441
a) Koppelungsvereinbarungen (tymg arrangements) 441
aa) Fallgestaltungen in Lizenzverträgen 441
bb) Vom Missbrauch zum Wettbewerbsverstoß: Ursachen
der Marktmachtunterstellung bei Patent und
Copyrightlizenz 442
(1) Die Koppelung der Bezugsverpflichtung an die
Gebrauchslizenz, als Grundfall des Missbrauchs 442
(2) Ausdehnung der Grundsätze auf die Paketlizenz 444
(3) Auswirkung: Verbot von Koppelungs¬
vereinbarungen in Lizenzverträgen 445
cc) Gegenwärtiger Stand der Marktmachtvermutung 446
(1) Die Bedeutung von 35 U.S.C. § 271 (d) (5) 446
(2) Die Auffassung der Wettbewerbsbehörden 447
(3) Sondervoten des Supreme Court 447
(4) Die Rechtsprechung des CAFC und weiterer
Bundesgerichte 448
(5) Die Auffassung der Literatur 449
dd) Besonderheiten bei der Copyrightlizenz 449
ee) Paketlizenz und block booking 449
ff) Koppelungsvereinbarungen beim Franchising 451
(1) Getrennte Güter 451
(2) Relevanter Markt 451
(3) Rechtfertigungen 453
b) Ausschließliche Lizenz (exdusivity) 453
c) Exklusivbindungen (exdusive dealing) 454
d) Exkurs: Koppelungsvereinbarungen und Lizenz¬
verweigerung in der IT Industrie 454
aa) Die Besonderheiten der IT Industrie 454
XXIV
Inhalt
bb) Marktabgrenzung und Marktstellung 456
cc) Systemintegration als Koppelungstatbestand? 456
dd) Koppelung durch selektive Lizenzvergabe? 458
ee) Die Lizenzverweigerung (refusal to license) 461
(1) Lizenzverweigerung als Ausübung gesetzlich
gewährleisteter Ausschließlichkeitsrechte 461
(2) Schutzumfang als Rechtfertigungsgrund
für die Lizenzverweigerung 462
(3) Stellungnahme 464
4. Rücklizenzen und Rückübertragungen (grant back)
von Verbesserungen 466
a) Begriff und Prüfungsmaßstab 466
b) Wirkung auf den Wettbewerb 467
c) Die Entscheidung Transparent Wrap v. Stokes 468
d) Relevante Abwägungsfaktoren 469
aa) Marktmacht des Lizenzgebers 469
bb) Zielsetzung des Lizenzgebers 470
cc) Umfang und Dauer der Rücklizenz 470
5. Pooling und Lizenzaustauschverträge 470
a) Begriff 470
b) Beurteilungsmaßstab 471
c) Wirkung und Beurteilungskriterien 472
aa) Poolvereinbarungen ohne Beschränkungen 473
bb) Poolvereinbarungen, die^evse verbotene
Verhaltensweisen ermöglichen 473
cc) Konkurrierende Patente 474
dd) Blockierende Patente 475
ee) Kombinierte Marktmacht der beteiligten Unternehmen . . . 476
ff) Zugangsmöglichkeiten zu den gepoolten Patenten 477
gg) Einzelfälle 477
6. Beschränkungen mit überwiegend vertikaler Wirkung 478
a) Allgemeine Grundsätze 478
b) Gebietsbeschränkungen (territorial limitations) 480
aa) Erscheinungsformen 480
bb) Patentlizenz 480
cc) Copyrightlizenz 481
dd) Markenlizenz 482
ee) Gebietsbeschränkungen in horizontalen Beziehungen .... 483
ff) 1P Licensing Guidelines 484
c) Beschränkungen des Anwendungsbereichs (field of use
limitations) und von Kundengruppen (customer limitations) . . . 484
d) Ausstoß und Mengenbeschränkungen (output restrictions) . . . 486
E. Der Missbrauch von Schutzrechten (misuse) beim Lizenzvertrag 488
/. Allgemeines zum Institut des Missbrauchs 489
1. Tatbestand, Funktion und Wirkung 489
2. Rechtsentwicklung 491
a) Patentmissbrauch 491
XXV
Inhalt
aa) Missbrauch als Schranke des Patents aufgrund der patent
polky: Die Entscheidung Morton Salt v. Suppiger 491
bb) Die Konvergenz von Missbrauch und Wettbewerbsrecht 492
cc) Korrekturen des Gesetzgebers 493
b) Copyrightmissbrauch 494
aa) Entwicklung des Copyrightmissbrauchs im Software¬
bereich 494
(1) Der funktionale Copyrightschutz als Anlass
zur Ausweitung der Missbrauchslehre 494
(2) Rechtsentwicklung und Anwendung
des Copyrightmissbrauchs 494
bb) Die Wettbewerbsverletzung als Tatbestandsvoraussetzung 496
cc) Beispielsfall: Die Entscheidung Alcatel v. DGI 497
(1) Sachverhalt 497
(2) Entscheidung 498
(3) Begründung 498
(4) Stellungnahme 499
c) Markenmissbrauch 501
3. Eigenständigkeit der Missbrauchslehre neben dem Wett¬
bewerbsrecht 502
a) Kritik aus wettbewerbsrechtlicher Sicht 502
b) Stellungnahme 504
c) Die Parallelität von Missbrauch und Wettbewerbsverstoß
beim Lizenzvertrag 507
d) Zusammenfassung 508
//. Missbraucbstatbestande bei Lizenzverträgen 509
1. Koppelungsvereinbarungen 509
2. Die Lizenzverweigerung 510
3. Preisbindung 511
4. Missbräuchliche Gebührenmodelle 511
a) Problemstellung 511
b) Die Schutzdauer des Patents als Grenze der Gebühren¬
verpflichtung 512
c) Ablauf der Schutzdauer bei der Paketlizenz 514
d) Erlöschen eines Patents bei Technologietransfer¬
vereinbarungen (hybrid licensing) 515
e) Gesamtumsatzgebühren (royalties based on total sales) 515
f) Lizenzdiskriminierung 517
5. Exklusivbindungen und Wettbewerbsverbote
(covenant not to deal in competing goods/tie out) 517
6. Gebiets und Kundengruppenbeschränkungen
und Beschränkungen des Anwendungsbereichs 518
7. Rücklizenzen 520
8. Zusammenfassung 520
Literatur 521
Entscheidungsregister 539
Sachregister 559
XXVI
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Inhaltsübersicht
Vorwort VII
Inhalt XI
Abkürzungen XXIX
Einführung 1
A. Typisierung und Abgrenzung 5
/. Begriffsbildung und Typisierung 5
//. Die Abgrenzung zur Übertragung (assignment) von Schutzrechten 21
///. Die unterstellte Lizenz (implied license) 27
B. Die Einbettung des Lizenzvertrages in ds amerikanische Recht 42
/. Der Lizenzvertrag als Schnittstelle von Immaterialgüterrecht,
Vertragsrecht und Wettbewerbsrecht 43
//. Grundlagen des lmmaterialgüterrechts 51
///. Grundlagen des amerikanischen Vertragsrechts 94
IV. Einwirkungsmöglichkeiten des lmmaterialgüterrechts
auf das Vertragsrecht 113
V. Grundlagen der Gerichtsorganisation und Zuständigkeit
der Gerichte in lizenzvertraglichen Streitigkeiten 124
C. Das Vertragsrecht der Lizenzverträge 133
/. Zustandekommen des Lizenzvertrages (formation) 133
//. Pflichten des Lizenzgebers 153
///. Pflichten des Lizenznehmers 172
IV. Rechtstellung des Lizenznehmers 179
V. Der Lizenzumfang 217
VI. Mängel im Bestand des Lizenzgegenstandes: Vertragsstörungen
wegen fehlender oder wegfallender Schutzvoraussetzungen 280
VII. Die Begünstigung des Angriffs auf den Lizenzgegenstand als Ziel
der patent policy 312
VIII. Weitere Leistungsstörungen und Rechtsfolgen 341
IX. Dauer und Beendigung 360
D. Das Lizenzkartellrecht 371
/. Grundzüge des allgemeinen Wettbewerbsrechts 373
//. Das Verhältnis von Wettbewerbsrecht und
Immaterialgüterschutz 398
///. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung einzelner Beschränkungen
in Lizenzverträgen 429
IX
Inhaltsübersicht
E. Der Missbrauch von Schutzrechten beim Lizenzvertrag 488
/. Allgemeines zum Institut des Missbrauchs 489
//. Missbrauchstatbestände bei Lizenzverträgen 509
Literatur 521
Entscheidungsregister 539
Sachregister 559
Inhalt
Vorwort VII
Inhaltsübersicht IX
Abkürzungen XXIX
Einführung 1
A. Typisierung und Abgrenzung 5
/. Begriffsbildung und Typisierung 5
1. Definition der Lizenz 5
a) Positive Merkmale der Lizenz 6
aa) Immaterialgut als Gegenstand der Lizenz 6
bb) Der Inhalt der Leistungspflicht 7
cc) Die beschränkt erlaubte Nutzung als konstitutives
Element der Lizenz 8
dd) Vertragliche Begründung 9
ee) Die Lizenz als Dauerschuldverhältnis 10
ff) Die Rechtsnatur der Rechtsstellung des Lizenznehmers . 10
b) Die Abgrenzung zur Übertragung als negatives Merkmal
der Lizenz 11
c) Zusammenfassung 12
2. Erscheinungsformen von Lizenzverträgen 13
a) Rechtliche Differenzierungsmerkmale 13
aa) Auswirkungen der Art des Lizenzgegenstandes 13
bb) Auswirkungen der Gesetzgebungszuständigkeit 13
cc) Ausschließliche und einfache Lizenzen 14
b) Wirtschaftliche Differenzierungsmerkmale 14
aa) Die bloße Lizenz 14
bb) Pakethzenzen (packet licensing und block booking) 15
cc) Technologietransferverträge (hybrid licensing) 15
(1) Begriff 15
(2) Wirtschaftliche Zwecksetzung 16
dd) Weitere Mischformen 16
ee) Der produktbezogene Lizenzgegenstand 18
ff) Die Lizenz als Gestaltungsmittel im Vertrieb 19
3. Zusammenfassung und Folgerungen 20
//. Die Abgrenzung zur Übertragung (assignment) von Schutzrechten . 21
1. Allgemeine Grundsätze zur Übertragung von Rechten 22
2. Abgrenzung beim Patent 23
3. Abgrenzung beim Copyright 25
XI
Inhalt
4. Abgrenzung bei der Marke 26
5. Abgrenzung bei unechten Lizenzverträgen 27
///. Die unterstellte Lizenz (implied license) 27
1. Begriff und Funktion 27
2. Begründung einer implied license 28
a) Implied license aufgrund konkludenten
Verhaltens (conduct) 28
b) Implied license aufgrund Hemmung (laches) 29
c) Implied license aufgrund Vervvirkung (estoppel) 29
aa) Exkurs: Die estoppel doctrine 29
bb) Estoppel als Basis einer implied license 30
3. Abgrenzungsfragen 31
a) Abgrenzung zwischen conduct und estoppel 31
b) Abgrenzung zur Erschöpfung 34
c) Beispielsfall: Die Entscheidung Wang Labs. v. Mitsubishi 35
4. Anwendungsfälle und I'allgruppen 36
a) Kategorisierung nach Funktion 36
b) Implied license an Patenten bei Veräußerungsgeschäften 36
aa) Reparaturmaßnahmen 36
bb) Veräußerung eines nichtpatentierten Gegenstandes
zur Verwendung in Verfahren oder als Teil
einer Kombination 37
c) Implied license als Ergänzung eines bestehenden Vertrages . 38
aa) Implied license an Copyright bei Erstellung
und Überlassung eines geschützten Werks 38
bb) Shop Right: Implied license des Arbeitgebers an
Arbeitsergebnissen des Arbeitnehmers 40
B. Die Einbettung des Lizenzvertrages in das amerikanische Recht 42
/. Der Lizenzvertrag als Schnittstelle von Immaterialgüterrecht,
Vertragsrecht und Wettbewerbsrecht 43
1. Die isolierte Betrachtung der Rechtsgebiete 43
2. Das Verhältnis von bundesrechtlichem Immaterialgüterrecht
und einzelstaatlichem Vertragsrecht 44
a) Vorrang des Bundesrechts (supremacy) und Verdrängung
(preemption) 45
b) Keine Lückenfüllung durch federal common law
(£r«? Doktrin) 46
c) Der Ausgleich zwischen federal policy und einzelstaatlichem
Vertragsrecht im Lizenzvertragsrecht 46
aa) Problemstellung 46
bb) Die Unarco Entscheidung des 7th Circuit 48
cc) Die Rechtsprechung des CAFC 49
dd) Stellungnahme 50
//. Grundlagen des lmmaterialgiiterrecbts 51
1. Verfassungsrechtliche Zuständigkeitszuweisung an den
Bundesgesetzgeber 51
2. Das Patent 53
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 53
XII
Inhalt
b) Rechtsnatur und Schutzumfang 54
c) Das Patent und seine Vorstufen als Lizenzgegenstand 55
aa) Lizenz an Patenten 55
bb) Lizenz an Patentanmeldungen 56
cc) Lizenz an noch nicht angemeldeten Erfindungen 57
d) Exkurs: Grundlagen der federalpatent policy 57
aa) Grundlagenentscheidungen des Supreme Court 57
(1) Sears und Compco 57
(2) Lear v. Adkins 58
(3) Kewanee v. Bicron 59
bb) Zusammenfassung 60
3. Betriebsgeheimnisse (trade secrets) und Know how 61
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 61
aa) Begriffsbildung 61
bb) Einzelstaatlicher Schutz von Betriebsgeheimnissen 64
b) Rechtsnatur und Schutzumfang 65
aa) Ansprüche und Verletzungstatbestände
nach dem UTSA 65
(1) Widerrechtliche Aneignung (misappropriation) 65
(2) Widerrechtliche Aneignung bei Bestehen
eines Lizenzvertrages 66
bb) Rechtsnatur 67
c) Betriebsgeheimnis und Know how als Lizenzgegenstand 68
aa) Rechtliche Konstruktion 68
(1) Vertraglich begründete Nutzungsbeschränkungen
als Kennzeichen der Lizenz 68
(2) Übermittlung und Übertragung der Information 69
(3) Zusammenfassung 70
bb) Betriebsgeheimnis 71
cc) Know how 72
dd) Separate Behandlung von Betriebsgeheimnis
und Know how in Lizenzverträgen 75
4. Das Urheberrecht (Copyright) 76
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 76
aa) Rechtsgrundlagen, Werkbegriff und Werkarten 76
bb) Die urheberrechtliche Verdrängung (preemption) 77
cc) Registrierung und Urheberrechtsvermerk 78
b) Schutzumfang 79
aa) Verwertungsrechte und »funktionaler«
Copyrightschutz 79
bb) Schranken 80
c) Das Copyright als Lizenzgegenstand 81
aa) Teilbarkeit und Übertragbarkeit 81
bb) Die Copyrightlizenz 82
5. Die Marke (trademark) 82
a) Übersicht und Rechtsgrundlagen 82
b) Der Schutzumfang 84
c) Die Marke als Lizenzgegenstand 85
XIII
Inhalt
aa) Lizenz und Qualitätskontrolle 85
bb) Gegenstand der Lizenz 86
cc) Inhalt und Umfang der Qualitätskontrolle 86
dd) Kritik an der Erforderlichkeit der Qualitätskontrolle 87
ee) Rechtsfolgen fehlender oder unzureichender
Qualitätskontrolle 89
6. Weitere Rechte und Verwertungsformen 89
a) Übermittlung von Ideen (Submission ofideas) 89
aa) Begriff 89
bb) Problemstellung 90
cc) Kompensation für Nutzung 91
dd) Gegenleistung bei vertraglichem Schutz 92
ee) Verdrängung (preemption) 93
b) Persönlichkeitsrecht (right of Publicity) 93
c) Computer information 94
///. Grundlagen des amerikanischen Vertragsrechts 94
1. Das Vertragsrecht nach Bundesrecht (federal law) 94
2. Das Vertragsrecht im Recht der Einzelstaaten
(state common law und Statutes) 95
3. Einordnung des Lizenzvertragsrechts 96
a) Der Lizenzvertrag als Gegenstand des nichtkodifizierten
einzelstaatlichen Rechts (state common law ofcontracts) 96
b) Rechtszersplitterung und Spuren von federal common law . 96
c) Zusammenfassung 97
4. Rechtsquellen ohne Gesetzeskraft 99
a) Restatements ofthe Law 99
b) Der Uniform Commercial Code als Modellgesetz 99
c) Der Uniform Computer Information Transaction Act
(UCITA) 100
aa) Regelungsbedürfnis 101
bb) Anwendungsbereich und Gegenstand 102
cc) Kritik der beteiligten Kreise 104
dd) Bedeutung des UCITA für das allgemeine
Lizenzvertragsrecht 105
(1) Hinweise zu Einzelfragen 105
(2) Verhältnis zum Immaterialgüterrecht 105
(3) Besonderheiten des UCITA 109
(4) Zusammenfassung 112
IV. Einwirkungsmöglichkeiten des Immaterialgüterrechts
auf das Vertragsrecht 113
1. Immaterialgüterrechtliche Regeln als dispositives
Lizenzvertragsrecht (default rules) 1 '3
2. Mechanismen zur Durchsetzung zwingender Prinzipien
des Immaterialgüterrechts '14
a) Anwendung der Verdrängung (preemption) auf Verträge 114
aa) Urheberrechtliche Verdrängung nach 17 U.S.C. § 301 H4
bb) Eignung der Verdrängung zur Inhaltskontrolle H^
b) Die unmittelbare Anwendung der federal policy 118
c) Schutzrechtsschranken als Schranken des Vertragsrechts 119
XIV
Inhalt
d) Die mittelbare Wirkung der Missbrauchslehre 122
3. Zusammenfassung 122
V. Grundlagen der Gericktsorgamsaüon und Zuständigkeit
der Gerichte in lizenzvertraglichen Streitigkeiten 124
1. Bundesgerichte und Gerichte der Einzelstaaten 124
2. Sachliche Zuständigkeit 125
3. Zuständigkeit der Bundesgerichte in hzenzvertraglichen
Streitigkeiten 127
a) Bedeutung des Klagebegehrens 127
b) Ansprüche wegen Schutzrechtsverletzung 128
c) Vertragliche Ansprüche 129
4. Der Court of Appeals for the Federal Circuit 130
C. Das Vertragsrecht der Lizenzverträge 133
/. Zustandekommen des Lizenzvertrages (formation) 133
1. Allgemeine Voraussetzungen und relevante Fragenstellungen
beim Lizenzvertrag 133
2. Rechtsbindungswille bei mündlichem oder konkludentem
Vertragsschluss 134
a) Problemstellung 134
b) Rechtsbindungswille bei beabsichtigter, aber nicht
vollzogener Schriftform 135
3. Kein wirksamer Vertragsschluss bei agreement to agree 136
4. Form 137
a) Schriftform nach den Statutes ofFrauds 137
b) Schriftform bei Vertragslaufzeit von mehr als einem Jahr 137
c) Anforderungen an die Schriftform 138
d) Rechtsfolgen fehlender Schriftform 139
e) Heilungsmöglichkeiten 140
f) Bereicherungsrechthcher Ausgleich (restitution) 141
g) Spezialgesetzliche Schriftform 142
aa) Ausschließliche Lizenzen 142
bb) Schriftform des Warenkaufrechts, Art. 2 201 UCC 143
cc) Schriftform bei der Lizenz an Computer Information
gem. § 201 UC1TA 143
h) Mündliche Änderung schriftlicher Lizenzverträge 144
5. Die Wirksamkeit und die Einbeziehung von Standard¬
bedingungen bei der Softwareüberlassung 145
a) Terminologie 145
b) Inhaltskontrollc von Standardbedingungen im allgemeinen
Vertragsrecht 146
c) Einbeziehung von Lizenzbedingungen nach bzw. bei Erwerb
einer Programmkopie bei der Softwareüberlassung 147
aa) Die Auffassung des 3rd Circuit: Die Entscheidung
Step Saver v. Wyse 147
bb) Die Auffassung des 7th Circuit: Die Entscheidung
ProCD v. Zeidenberg 148
d) Stellungnahme 149
e) Einbeziehung von Standardbedingungen nach dem UCITA . 151
XV
Inhalt
II. Pflichten des Lizenzgebers 153
1. Der schuldrechtlichc Inhalt der Lizenz 153
a) Echte Lizenzverträge 153
b) Unechte Lizenzverträge 156
c) Verpflichtung zur Qualitätskontrolle bei der Markenlizenz? . 157
d) Der Verzicht als dauerhafte Verpflichtung 158
e) Schlussfolgerungen 159
2. Die ausschließliche Lizenz 159
a) Der schuldrechtliche Inhalt 159
b) Unterschiede zwischen Patentlizenz und Copyrightlizenz 161
3. Weitere Pflichten und Haftungszusagen (warranties)
des Lizenzgebers 161
a) Vorbemerkung: Leistungspflichten und Haftung
im amerikanischen Vertragsrecht 161
b) Die Verpflichtung den Vertragszweck nicht zu stören 163
c) Die Pflicht zur Leistungserbringung nach Treu und Glauben
(implied covenant ofgood faith and fair dealing) 164
d) Stillschweigende Haftungszusagen (implied warranties)
des Lizenzgebers 165
aa) Haftung für den Bestand des Lizenzgegenstandes 165
(1) Patentlizenz 165
(2) Weitere Lizenzgegenstände 166
bb) Haftung für die Verfügungsbefugnis 167
(1) Abgrenzung zur Haftung für Bestand
und für Verletzung von Schutzrechten Dritter 168
(2) Beschränkung auf den Bestand der Lizenz
interpartes 169
cc) Haftung für die NichtVerletzung von Schutzrechten
Dritter 170
dd) Haftung für die wirtschaftliche Verwertbarkeit
oder technische Ausführbarkeit 171
ee) Schutz vor Drittverletzern 172
e) Haftung bei der Softwarelizenz nach UCC und UCITA 172
///. Pflichten des Lizenznehmers 172
1. Gegenleistung 172
2. Vergütungspflicht 173
a) Pflicht zur angemessenen Vergütung 173
b) Befreiung von der Leistungspflicht bei der Patentlizenz 175
3. Ausübungsverpflichtung 175
a) Ausschließliche Lizenz 176
b) Einfache Lizenz 177
c) Der Inhalt von »best effort« Verpflichtungen 178
IV. Rechtstellung des Lizenznehmers 179
1. Die Klagebefugnis (standing) und die notwendige Streit¬
genossenschaft (indispensible party) im Verletzungsprozess 179
a) Die Klagebefugnis bei der Patentlizenz 179
aa) Die Klagebefugnis bei Übertragungen und der allein
territorial beschränkten ausschließlichen Lizenz 180
XVI
Inhalt
bb) Die Klagebefugnis bei der ausschließlichen Patentlizenz . 181
cc) Der Patentinhaber als notwendiger Streitgenosse
(indispensable party) 182
dd) Exkurs: Die ausschließliche Lizenz als teilrechts
übertragende oder rechtsbegründende Vereinbarung 184
(1) Vergleich mit der einfachen Lizenz und mit
der Übertragung 184
(2) Die Begründung der absoluten Rechtsstellung
des Lizenznehmers 186
(3) Stellungnahme 188
b) Die Klagebefugnis bei der ausschließlichen Copyrightlizenz . 190
c) Die Klagebefugnis bei der Markenlizenz 190
2. Die Übertragbarkeit der Lizenz 191
a) Begriff der Übertragung 191
b) Der Grundsatz der Nichtübertragbarkeit der Lizenz 192
c) Das auf die Frage der Übertragbarkeit anwendbare Recht 193
aa) Die Übertragbarkeit nach den Prinzipien des
Vertragsrechts 194
(1) Die Lizenz als persönliches obligatorisches Recht . 195
(2) Die Lizenz als obligatorisches Recht 196
(3) Der Grundsatz der Übertragbarkeit obligatorischer
Rechte 197
(4) Stellungnahme 199
bb) Die Nichtübertragbarkeit aufgrund immatenalgüter
rechtlicher Grundsätze des Bundesrechts (federalpolicy) . . 200
cc) Stellungnahme 201
d) Die Übertragbarkeit nach dem UCITA 202
e) Die Übertragbarkeit ausschließlicher Lizenzen 203
aa) Die ausschließliche Patentlizenz 203
bb) Die ausschließliche Copyrightlizenz 204
(1) Die Übertragbarkeit aufgrund der Teilbarkeit
des Copyrights 204
(2) Zweifel an der Übertragbarkeit: Die Entscheidung
Gardner v. Nike 204
(3) Kritik und Stellungnahme 206
f) Sonderfälle 208
aa) Die Übertragbarkeit in der Insolvenz 208
bb) Die Übertragbarkeit im Rahmen von Unternehmens¬
verkäufen und zusammenschlüssen 211
3. Die Vergabe von Unterlizenzen 213
a) Begriff 213
b) Unzulässigkeit der Unterlizenzvergabe 213
c) Die Abgrenzung einer Unterlizenz zur Auftragsfertigung 214
aa) Die Zulässigkeit der Auftragsfertigung
(have made rights) 214
bb) Die Auftragsfertigung unter Patentlizenzaustausch¬
vertrag als verbotene Unterlizenz? 215
(1) Problemstellung 215
XVII
Inhalt
(2) Die Entscheidung Intel v. ULSI 215
(3) Maßgeblichkeit der Vertragsgestaltung 216
(4) Stellungnahme 217
V. Der Lizenzumfang 218
1. Übersicht 218
a) Das Zusammenspiel vertraglicher Beschränkungen
und immaterialgüterrechtlicher Befugnisse 218
b) Abgeleitete Rechtsprobleme 219
2. Rechtliche Struktur der Beschränkung des Lizenzumfangs 220
a) Der Ansatz Powells 220
b) Mögliche Gestaltungen 223
aa) Die Beschränkung als begrenzter Verzicht
auf die Schutzrechtsausübung 223
bb) Die Beschränkung als obligatorische Unterlassungs¬
pflicht 224
cc) Die Einhaltung der Beschränkung als Bedingung
der Lizenz 224
(1) Konstruktion 224
(2) Exkurs: Zur Bedeutung einer condition
im Vertragsrecht 225
c) Auswertung 226
aa) Die Nutzbarkeit der drei Modelle 226
bb) Die Anwendung auf die abgeleiteten Rechtsfragen 228
3. Die Auslegung des Lizenzumfangs 231
a) Die Auslegung des sachlichen Schutzbereichs 232
b) Die Auslegung der Verwertungsbefugnisse 233
aa) Auslegung nach einzelstaatlichem Recht
und Auswirkung der federalpolicy 233
bb) Auslegung zugunsten des Lizenznehmers? 234
c) Die unterstellte Lizenz (implied license) als Ergänzung
des Lizenzumfangs 235
aa) Entstehungsgründe 236
bb) Erstreckung der Lizenz an einer Erfindung
auf ein später darauf erteiltes Patent 236
cc) Erstreckung der Lizenz auf weitere Patente 237
dd) Erweiterung ausdrücklich gewährter Verwertungs¬
befugnisse 239
d) Die Erstreckung der Lizenz auf neue Verwertungsmethoden
bei der Copyrightlizenz (new use) 240
aa) Problembeschreibung und Bedeutung für Informations¬
technologie 240
bb) Die angebliche Irrelevanz des Parteiwillens 243
(1) Die Schwierigkeit der Bestimmung des Parteiwillens . 243
(2) Systematische Folgen der Nichtbeachtung
des Parteiwillens 244
(3) Kritik der Literatur 245
cc) Die Praxis der Rechtsprechung 247
(1) Ablehnung fester Auslegungsregeln 247
XVIII
Inhalt
(2) Relevante Umstände im Einzelfall 250
dd) Stellungnahme 252
(1) Die Beachtlichkeit des Parteiwillens 252
(2) Berücksichtigung der Copyright policy 253
(3) Wirtschaftliche Betrachtung und Rechtssicherheit . 255
e) Die Auslegung des Lizenzumfangs nach dem UCITA 257
4. Beschränkungen des (Weiter) Verkaufs geschützter Erzeugnisse
und Werke (post sale restrictions) 258
a) Begriff und Fallgestaltungen 258
b) Bedeutung 259
c) Patentlizenz 260
aa) Rechtsentwicklung 260
bb) Die Auffassung des CAFC: Mallinckrodt v. Medipart . 261
cc) Auswirkungen der M allinckrodt Entscheidung
auf den Erschöpfungsgrundsatz 262
(1) Grundsätze der patentrechtlichen Erschöpfung 262
(2) Die Vereinbarkeit von Beschränkungen des Anwen¬
dungsbereichs mit dem Erschöpfungsgrundsatz 263
(3) Die Zulässigkeit von Veräußerungsbeschränkungen . 265
dd) Weitere Voraussetzungen der Zulässigkeit 266
(1) Wirksame Einbeziehung nach einzelstaatlichem
Recht 266
(2) Kein Patentmissbrauch und kein Wettbewerbsverstoß 267
(3) Bedeutung des Schutzumfangs 268
(4) Kenntnis des Erwerbers oder Zulieferers 268
ee) Zusammenfassung 271
d) Wiederverkaufsbeschränkungen bei der Copyrightlizenz 272
aa) Beschränkungen des Erschöpfungsprinzips 272
bb) Abgrenzung zwischen Veräußerung und Lizenz
bei Softwareüberlassung auf Datenträgern 274
cc) Zusammenfassung 277
dd) Stellungnahme 278
Vf. Mängel im Bestand des Lizenzgegenstandes: Vertragsstörungen
•wegen fehlender oder wegfallender Schutzvoraussetzungen 280
1. Problembeschreibung 280
2. Fehler im Bestand des Lizenzgegenstandes als Fehlen
der Gegenleistung (consideration) 281
a) Consideration im allgemeinen Vertragsrecht 281
b) Allgemeine Erwägungen für alle Lizenzgegenstände 282
c) Patent 282
aa) Nachträglich festgestellte Ungültigkeit 282
bb) Ablehnung der Patentanmeldung nach Vertragsschluss . 282
d) Betriebsgeheimnis 284
aa) Bekanntheit bei Vertragsschluss 284
bb) Nachträgliches Offenbarwerden 284
e) Copyright und nicht schutzfähige Idee 285
aa) Überlassung einer nicht schutzfähigen Idee 286
bb) Werk ist in public domain 286
XIX
Inhalt
f) Marken 288
g) Zusammenfassung 288
3. Anfänglich fehlende Schutzvoraussetzungen als Täuschung
(misrepresentaüon) oder Irrtum (mistake) 288
a) Täuschung (misrepresentaüon) 289
aa) Tatbestandsvoraussetzungen im allgemeinen Vertragsrecht 289
bb) Täuschung beim Lizenzvertrag 290
(1) Täuschung bezüglich Leistungsmerkmalen 290
(2) Verschweigen schädlicher Vorbenutzung
und Täuschung hinsichtlich Stand der Technik 290
(3) Ungültigkeit des Patents wegen Täuschung des PTO 291
b) Irrtum (mistake) 292
aa) Tatbestandsvoraussetzung im allgemeinen Vertragsrecht . 292
bb) Irrtum beim Lizenzvertrag 293
c) Rechtsfolgen: Bereicherungsausgleich nach richterlichem
Ermessen 293
aa) Grundsätze des allgemeinen Vertragsrechts 293
bb) Besonderheiten des Lizenzvertrages 294
(1) Beweisschwierigkeiten 294
(2) Unangemessenheit des Bereicherungsausgletchs 295
(3) Stellungnahme 296
4. Auswirkungen des öffentlichen Interesses bei fehlenden
Schutzvoraussetzungen 297
a) Begriff und Inhalt der patent policy 297
b) Spiegelung der Fallgruppen An patent policy 298
aa) Nachträglich festgestellte Ungültigkeit 298
(1) Durchsetzbarkeit des Vergütungsanspruchs 298
(2) Keine Rückzahlung von bereits geleisteten
Lizenzgebühren (pre challenge royalties) 300
(3) Ausnahmen 302
(4) Wirkung der Einrede ab dem Angriff 303
bb) Ablehnung der Patentanmeldung nach Vertragsschluss . 305
(1) Mit vertraglicher Regelung für den Fall
der Nichterteilung 306
(2) Ohne vertragliche Regelung für den Fall
der Nichterteilung 307
cc) Betriebsgeheimnis 308
(1) Bekanntheit bei Vertragsschluss 308
(2) Nachträgliches Üffenbarwerden 309
dd) Ungültigkeit eines Patents bei gemischten
Lizenzverträgen (hybrid licensing) 310
VII. Die Begünstigung des Angriffs auf den Lizenzgegenstand als Ziel
der patent policy 312
1. Problembeschreibung und Einführung 312
2. Die licensee estoppel doctrine 314
a) Wirkung und Bedeutung 314
b) Nichtanwendung bei der Patentlizenz: Die Entscheidung
Lear v. Adkins 314
XX
Inhalt
aa) Rechtszustand vor 1969: Licensee estoppel und
Ausnahmen 314
bb) Der Widerspruch des Angriffsverbots 7.ur patent policy . 317
c) Copyrightlizenz 318
d) Markenlizenz 319
3. Auswirkungen der Lear Entsche\dung 320
a) Die Wirksamkeit von Nichtangriffsklauseln (no contest clause) 320
aa) Patentlizenz 320
bb) Copyrightlizenz 322
b) Der Bestand von Urteilen, Vergleichsvereinbarungen
und Einverständnisurteilen 324
aa) Problemstellung 324
bb) Urteile (judgments) 325
cc) Vergleichsvereinbarungen (settlement agreements) 325
dd) Einverständnisurteile (consent decrees) 327
c) Kündigungsrecht des Lizenzgebers im Fall des Angriffs 329
aa) Problemstellung 329
bb) Die Auffassung des CAFC: Die Entscheidung Cordis
Corp. v. Medtronic 333
4. Zusammenfassung und Ausblick 335
a) Zusammenfassung 335
b) Vergleich mit der früheren Rechtslage 335
c) Neubewertung und Korrektur 336
aa) Der Bezug des Angriffsverbots zum Wettbewerbsrecht . 336
bb) Neubewertung der patent policy nach wettbewerbs¬
rechtlichen Aspekten 337
cc) Neubewertung der patent policy nach vertrags¬
rechtlichen Aspekten 339
VIII. Weitere Leistungsstörungen und Rechtsfolgen 341
1. Mögliche Vertragsverletzungen beim Lizenzvertrag 341
2. Die Vertragsverletzung als Schutzrechtsverletzung
(infringement) 343
a) Möglichkeiten der Schutzrechtsverletzung 343
aa) Lizenzüberschreitung 344
bb) Der Wegfall der Lizenz aufgrund Nichteintritt einer
Bedingung 346
cc) Der Wegfall der Lizenz aufgrund Vertragsbeendigung . 349
(1) Exkurs: Rescission und termination im allgemeinen
Vertragsrecht 349
(2) Vertragsbeendigung durch Lizenzgeber aufgrund
schwerwiegender Vertragsverletzung des Lizenz¬
nehmers (material breach) 352
dd) Die Abgrenzung zwischen condilion und wesentlicher
Vertragsverletzung 354
b) Das Verhältnis zu Ansprüchen nach dem UCC 354
c) Vertragsverletzungen nach dem UCITA 356
3. Lizenzüberschreitungen als Vertragsverletzung
{breach ofcovenant) 357
XXI
Inhalt
a) Die unterstellte Unterlassungsverpflichtung
als Hilfskonstruktion (implied negative covenant) 357
b) Auswirkungen einer Integration dause 358
c) Die unterstellte Unterlassungsverpfhchtung
nach § 307 (b) UCITA 358
d) Stellungnahme 359
IX. Dauer und Beendigung 360
1. Vertragsdauer (term) 360
2. Vertragsbeendigung (termination) 361
a) Beendigungsmöglichkeiten 361
b) Das Recht zur jederzeitigen Kündigung bei Lizenzverträgen
mit unbestimmter Dauer (termination at will) 363
aa) Patentlizenzverträge 363
bb) Andere Lizenzverträge 364
(1) Das Tatbestandsmerkmal der unbestimmten Dauer . 364
(2) Bedeutung des zwingenden Kündigungsrechts
bei der Copyrightlizenz 366
(3) Einzelfälle 368
cc) Zusammenfassung 369
D. Das Lizenzkartellrecht 371
/. Grundzüge des allgemeinen Wettbewerbsrechts 373
1. Übersicht und Rechtsgrundlagen des Wettbewerbsrechts 373
a) Bundesgesetze 373
b) Beurteilungsmaßstäbe 374
aa) Rule ofreason und per sc Verbot 374
bb) Konvergenz der Beurteilungsstandards 376
(1) Quick look analysis und truncated rule of reason 376
(2) Graduelle Abstufung nach der Prüfungsintensität 377
(3) Stellungnahme 378
2. Durchsetzung (enforcement) der Wettbewerbsgesetze 379
a) Privatpersonen und Unternehmen 379
b) Wettbewerbsbehörden 379
c) Richtlinien (guidelines) der Wettbewerbsbehörden 380
3. Moderne Kartellrechtsschulen und ihre Auswirkungen 381
a) Chicago School und Post Chicago Economics 381
b) Auswirkungen 383
4. Horizontale Beschränkungen undper se Verbote 386
a) Lallgruppen 386
b) Rechtfertigung der per se Yerhote 387
5. Vertikale Beschränkungen 388
a) Kategorisierung 388
b) Preisbeschränkungen 389
aa) Begriff 389
bb) Per se Verstoß 389
cc) Einschränkungen 390
c) Nichtpreisbezogene Beschränkungen (nonprice restraints) 391
6. Foreclosure Restraints, insbesondere Koppelungsvereinbarungen . 391
a) Begriff 391
XXII
Inhalt
b) Besonderheiten der foreclosure restraints 391
c) Koppelungsvereinbarungen (tying) 393
aa) Beurteilungsstandard: Unzulässigkeitsvermutung
bei Marktmacht 393
bb) Definition von Marktmacht 394
cc) Weitere Tatbestandsvoraussetzungen 395
dd) Wirtschaftliche Zusammenhänge 395
d) Ausschließlichkeitsbindungen (exclusive dealing) 397
//. Das Verhältnis von Wettbewerbsrecht und Immaterialgüterschutz . . 398
1. »Patentmonopol« und Marktmacht 399
a) Begriff und Verständnis des Patentmonopols 399
b) Die neuere Rechtsprechung und die Wettbewerbsbehörden . . 400
c) Auswirkungen 401
d) Die Inkongruenz von technischer Lehre und geschütztem
Erzeugnis 402
2. Der Gegensatz von Wettbewerbs und Patentrecht
in der Rechtsentwicklung 404
a) Die Immunitätsphase: Der Vorrang des Patentschutzes
vor dem Wettbewerbsrecht 404
b) Die Konfliktphase: Der Patentschutz als Ausnahme
vom Wettbewerbsrecht 405
3. Abgrenzungskriterien zur Zulässigkeit von Wettbewerbs¬
beschränkungen in Lizenzverträgen in der Konfliktphase 407
a) Die Lehre vom reasonable reward (General Electric Rule) . 407
b) Der Schutzumfang (scope of thepatent) 409
c) Stellungnahme 410
4. Exkurs: Die Bestimmung »schutzrechtsimmanenter
Beschränkungen« durch den infringement Jest 412
a) Der infringement Test in der deutschen Literatur 412
b) Kritik 413
aa) Besondere Bedeutung bei Fällen mit Erschöpfungs¬
problematik 413
bb) Die Bedeutung der »Teilbarkeit« des Patents
für das Lizenzkartellrecht 414
cc) Untauglichkeit des infringement Tests 416
dd) Ausnahmen vom infringement Test 417
c) Zusammenfassung 418
5. Das moderne Verständnis zum Verhältnis von Wettbewerbs¬
recht und Immaterialgüterrccht 419
a) Das komplementäre Verhältnis von Immaterialgüterschutz
und Wettbewerbsrecht 419
b) Theoretische Grundannahmen 421
c) Auswirkungen der Zielkompatibilität
auf das Lizenzkartellrecht 422
d) Tauglichkeit zur Entwicklung von Abgrenzungskriterien 423
aa) Der Ansatz von Kaplow 424
bb) IP Licensing Guidelines 425
cc) Stellungnahme 426
XXIII
Inhalt
6. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 428
///. Die wettbewerbsrechtliche Beurteilung einzelner Beschränkungen
in Lizenzverträgen 429
1. Horizontale und vertikale Beschränkungen
nach den IP Licensing Guidelines 429
a) Definition 429
b) Die betroffenen Märkte 430
c) Der prokompetitive Effekt der Lizenzvergabe 431
2. Preisbeschränkungen 434
a) Entwicklung bei der Patentlizenz 435
aa) Die General £/ertnc Entscheidung 435
bb) Einschränkungen der General £/ecm'c Entscheidung 435
b) Die Lizenz an Betriebsgeheimnissen und Know how 436
c) Copyrightlizenz 437
d) Markenlizenz 438
aa) Keine Rechtfertigungsmöglichkeiten 438
bb) Problemfall Franchisemodelle 439
e) Position der Antitrustbehörden 440
f) Zusammenfassung 441
3. Foreclosure Restraints 441
a) Koppelungsvereinbarungen (tymg arrangements) 441
aa) Fallgestaltungen in Lizenzverträgen 441
bb) Vom Missbrauch zum Wettbewerbsverstoß: Ursachen
der Marktmachtunterstellung bei Patent und
Copyrightlizenz 442
(1) Die Koppelung der Bezugsverpflichtung an die
Gebrauchslizenz, als Grundfall des Missbrauchs 442
(2) Ausdehnung der Grundsätze auf die Paketlizenz 444
(3) Auswirkung: Verbot von Koppelungs¬
vereinbarungen in Lizenzverträgen 445
cc) Gegenwärtiger Stand der Marktmachtvermutung 446
(1) Die Bedeutung von 35 U.S.C. § 271 (d) (5) 446
(2) Die Auffassung der Wettbewerbsbehörden 447
(3) Sondervoten des Supreme Court 447
(4) Die Rechtsprechung des CAFC und weiterer
Bundesgerichte 448
(5) Die Auffassung der Literatur 449
dd) Besonderheiten bei der Copyrightlizenz 449
ee) Paketlizenz und block booking 449
ff) Koppelungsvereinbarungen beim Franchising 451
(1) Getrennte Güter 451
(2) Relevanter Markt 451
(3) Rechtfertigungen 453
b) Ausschließliche Lizenz (exdusivity) 453
c) Exklusivbindungen (exdusive dealing) 454
d) Exkurs: Koppelungsvereinbarungen und Lizenz¬
verweigerung in der IT Industrie 454
aa) Die Besonderheiten der IT Industrie 454
XXIV
Inhalt
bb) Marktabgrenzung und Marktstellung 456
cc) Systemintegration als Koppelungstatbestand? 456
dd) Koppelung durch selektive Lizenzvergabe? 458
ee) Die Lizenzverweigerung (refusal to license) 461
(1) Lizenzverweigerung als Ausübung gesetzlich
gewährleisteter Ausschließlichkeitsrechte 461
(2) Schutzumfang als Rechtfertigungsgrund
für die Lizenzverweigerung 462
(3) Stellungnahme 464
4. Rücklizenzen und Rückübertragungen (grant back)
von Verbesserungen 466
a) Begriff und Prüfungsmaßstab 466
b) Wirkung auf den Wettbewerb 467
c) Die Entscheidung Transparent Wrap v. Stokes 468
d) Relevante Abwägungsfaktoren 469
aa) Marktmacht des Lizenzgebers 469
bb) Zielsetzung des Lizenzgebers 470
cc) Umfang und Dauer der Rücklizenz 470
5. Pooling und Lizenzaustauschverträge 470
a) Begriff 470
b) Beurteilungsmaßstab 471
c) Wirkung und Beurteilungskriterien 472
aa) Poolvereinbarungen ohne Beschränkungen 473
bb) Poolvereinbarungen, die^evse verbotene
Verhaltensweisen ermöglichen 473
cc) Konkurrierende Patente 474
dd) Blockierende Patente 475
ee) Kombinierte Marktmacht der beteiligten Unternehmen . . . 476
ff) Zugangsmöglichkeiten zu den gepoolten Patenten 477
gg) Einzelfälle 477
6. Beschränkungen mit überwiegend vertikaler Wirkung 478
a) Allgemeine Grundsätze 478
b) Gebietsbeschränkungen (territorial limitations) 480
aa) Erscheinungsformen 480
bb) Patentlizenz 480
cc) Copyrightlizenz 481
dd) Markenlizenz 482
ee) Gebietsbeschränkungen in horizontalen Beziehungen . 483
ff) 1P Licensing Guidelines 484
c) Beschränkungen des Anwendungsbereichs (field of use
limitations) und von Kundengruppen (customer limitations) . . . 484
d) Ausstoß und Mengenbeschränkungen (output restrictions) . . . 486
E. Der Missbrauch von Schutzrechten (misuse) beim Lizenzvertrag 488
/. Allgemeines zum Institut des Missbrauchs 489
1. Tatbestand, Funktion und Wirkung 489
2. Rechtsentwicklung 491
a) Patentmissbrauch 491
XXV
Inhalt
aa) Missbrauch als Schranke des Patents aufgrund der patent
polky: Die Entscheidung Morton Salt v. Suppiger 491
bb) Die Konvergenz von Missbrauch und Wettbewerbsrecht 492
cc) Korrekturen des Gesetzgebers 493
b) Copyrightmissbrauch 494
aa) Entwicklung des Copyrightmissbrauchs im Software¬
bereich 494
(1) Der funktionale Copyrightschutz als Anlass
zur Ausweitung der Missbrauchslehre 494
(2) Rechtsentwicklung und Anwendung
des Copyrightmissbrauchs 494
bb) Die Wettbewerbsverletzung als Tatbestandsvoraussetzung 496
cc) Beispielsfall: Die Entscheidung Alcatel v. DGI 497
(1) Sachverhalt 497
(2) Entscheidung 498
(3) Begründung 498
(4) Stellungnahme 499
c) Markenmissbrauch 501
3. Eigenständigkeit der Missbrauchslehre neben dem Wett¬
bewerbsrecht 502
a) Kritik aus wettbewerbsrechtlicher Sicht 502
b) Stellungnahme 504
c) Die Parallelität von Missbrauch und Wettbewerbsverstoß
beim Lizenzvertrag 507
d) Zusammenfassung 508
//. Missbraucbstatbestande bei Lizenzverträgen 509
1. Koppelungsvereinbarungen 509
2. Die Lizenzverweigerung 510
3. Preisbindung 511
4. Missbräuchliche Gebührenmodelle 511
a) Problemstellung 511
b) Die Schutzdauer des Patents als Grenze der Gebühren¬
verpflichtung 512
c) Ablauf der Schutzdauer bei der Paketlizenz 514
d) Erlöschen eines Patents bei Technologietransfer¬
vereinbarungen (hybrid licensing) 515
e) Gesamtumsatzgebühren (royalties based on total sales) 515
f) Lizenzdiskriminierung 517
5. Exklusivbindungen und Wettbewerbsverbote
(covenant not to deal in competing goods/tie out) 517
6. Gebiets und Kundengruppenbeschränkungen
und Beschränkungen des Anwendungsbereichs 518
7. Rücklizenzen 520
8. Zusammenfassung 520
Literatur 521
Entscheidungsregister 539
Sachregister 559
XXVI |
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